G1/22 及 G2/22 – 优先权的管辖权及判定

[25.02.2022 – 伊娃・伯克博士 & 李妍婕]

近年来，欧洲专利局（EPO）收到的优先权纠纷与日俱增。在优先权的有效性判定中，除考虑相关发明与在先申请的一致性外，还需判断主张人是否具有主张优先权的权利。日前，相关问题被提交至欧洲专利局（EPO）的扩大上诉委员会（EBA），其决定可能会对欧洲现行的优先权判定实践产生影响。

概要

《欧洲专利公约》（EPC）第87条第（1）款特别规定，仅在先申请的申请人及其所有权继承人（successor in title）有权在提交同一发明的欧洲专利申请时主张优先权。因此，在实践中，欧洲专利局通常要求在先申请的申请人或其所有权继承人必须也是后续提交的欧洲专利申请的申请人之一。然而，当后续申请是PCT国际申请的欧洲部分（Euro-PCT申请），且在先申请的申请人及其所有权继承人并未被指定为该欧洲部分的申请人，情况将变得十分复杂。

在上诉案件T 1513/17 和T 2719/19的合并审理中，欧洲专利局的上诉委员会3.3.04 决定，基于《欧洲专利公约》第112条第（1）款第(a）项，向扩大上诉委员会提交以下问题：

一、《欧洲专利公约》是否赋予了欧洲专利局管辖权？该管辖权用以确定一方是否有效宣称其为公约第87条第（1）款第（b）项中的所提到的所有权继承人。

二、如问题一的答案是肯定的：

在下列情形下，乙方是否可以有效地依靠PCT申请中已宣称的优先权以达到通过《欧洲专利公约》第87条第（1）款来主张优先权的目的？

在该PCT申请中，甲方仅被指定为美国的申请人，乙方被指定为包括欧洲区域专利保护在内的其他指定国家或地区的申请人，且

该PCT申请要求从指定甲方为申请人的在先申请中获得优先权，且

该PCT申请中要求的优先权符合《巴黎公约》第4条规定。

以上问题可以被归纳为如下两个方面：

《欧洲专利公约》能否为欧洲专利局判断优先权主张方是否属于第87条第（1）款第（b）项所规定的“所有权继承人”的法律实践提供法律依据？

针对Euro-PCT申请，能否使用 “PCT联合申请人”方法来判定其优先权主张的有效性？上述“PCT联合申请人”方法指的是：当PCT申请由两个或两个以上的申请人（联合申请人）提出，且其中一个申请人亦是在先申请的申请人或其所有权继承人，其所拥有的优先权将被默认为与其他PCT申请人共享。

在案件T1513/17中，上诉委员会审理了针对欧洲专利局异议部门（opposition division）关于撤销欧洲专利 EP 1755674B1 决定的上诉。涉案专利授权自Euro-PCT申请并主张了同一发明在先美国申请的优先权。如图1所示, 对于该美国在先申请而言，发明人和申请人均为R，W 和Z。然而，在后续的PCT国际申请中，R，W 和Z 仅被指定为美国地区的申请人；在包括欧洲专利局在内的其他指定局中， A和U被指定为申请人。很明显，A和U并不是该在先申请的申请人，亦没有书面证据表明A和U为R,W和Z的所有权继承人。

另一相关案件T 2719/19 涉及针对欧洲专利局审查部门（examining division）拒绝欧洲专利申请EP 16160321决定的上诉。该申请是上述涉案专利EP’674的第二代分案申请并面临着同样的优先权有效性困境——Euro-PCT申请的申请人A 和 U是否共享R，W和Z所拥有的优先权？以及欧洲专利局是否有c对该问题做出裁定？

欧洲专利局的管辖权

在上诉人和答辩人所提交的书面意见中，欧洲专利局裁定优先权归属的权力受到了质疑。尽管双方都并未提出令人信服的论据，上诉委员会依然认为应该利用此机会以获取扩大上诉委员会就该问题的相关法律意见。

实际上，本案的上诉委员会发现，在相关案例中，其他上诉委员会亦对欧洲专利局的管辖权提出了质疑(参见T 239/16、T419/16以及T 845/19)。T 239/16和T419/16 的上诉委员认为，决定优先权归属的管辖权可类比于决定一方是否拥有特定专利申请权利的管辖权。而根据EPC相关的准备工作文件（Travaux Préparatoires），欧洲专利局并没有决定一方是否拥有特定专利申请权力的管辖权。以此类推，欧洲专利局似乎亦不具有决定优先权所属的权力。

然而，本案的上诉委员会更倾向于案例 T 844/18 所持的观点，即“没有任何法律依据可以免除欧洲专利局按照公约第87条第（1）款对优先权主张人身份进行评估的义务”。该案的上诉委员指出，为避免改变实践所可能引起的破坏性影响，欧洲专利局决定优先权归属（包括对优先权主张人评估）的惯例不应被轻易推翻。

“联合申请人”方法

假设欧洲专利局有权评估所有权继承人，接下来则需考虑:在提交问题二所描述的情况下，乙方是否共享了甲方所拥有的优先权，即，相关Euro-PCT申请是否有效地要求了优先权。

上诉人宣称，欧洲专利局所采用的“联合申请人”方法应类比适用于涉案专利。根据《专利合作公约》（PCT）第11条第3款以及《欧洲专利公约》第153条第（2）款， Euro-PCT申请具有正规国家申请的效力；由于专利合作公约中并没有相关规定，欧洲专利公约将适用于Euro-PCT申请。

《欧洲专利公约》第118条规定：

“如果欧洲专利的申请人或所有人在不同的指定缔约国并不一致，就欧洲专利局的程序而言，他们应被视为联合申请人或联合所有人……”。

同时《欧洲专利局审查指南》A部分第III章第6.1节指出：

“针对由联合申请人提交的欧洲专利申请优先权的有效性判定，只要求联合申请人涵盖了在先申请的所有申请人或其所有权继承人。由于该欧洲专利申请是联合提交的，其在先申请的申请人或其所有权继承人不需特意将优先权转让给其他申请人。”

据此，上诉人认为，优先权拥有者R,W和Z 以及其他申请人A和U 应被视为联合申请人，A和U共享了R,W和Z所享有的优先权。

本案委员会不同意上诉人的观点并认为：公约第118条所规定的条款，即使为“联合申请人”方法提供了法律依据，其效力也仅限于欧洲专利申请的申请人。而在本案中，优先权人R，W和Z并不在涉案欧洲专利的申请人之列。

委员会进一步提出，类比于针对欧洲申请的“联合申请人”方法，是否可以使用所谓的“PCT联合申请人”方法对涉案专利进行评估，以及哪个法律系统应该用来判断方法的可行性。 “PCT联合申请人”方法指的是：只要PCT国际申请的申请人涵盖了所有优先权所有人，在没有特意的优先权转移的条件下，即使该优先权所有人并不在Euro-PCT申请的申请人之列，Euro-PCT申请的申请人也可共享其优先权。

“PCT联合申请人”方法的法律依据

针对此问题，答辩人甲提出，《专利合作公约》第8条第（2）款第a项有关“优先权统一性”的规定或可作为实行“PCT联合申请人”方法的法律依据。本案委员会并不认可。委员会指出，该方法的可行性评估应在《巴黎公约》的规定下进行。因为在《专利合作条约》关于优先权要求和效力的条款中并不是独立存在，而是引用了《巴黎公约》第4条。

同时，上诉人提交了海牙上诉法院（CoA）在Biogen/Genentech v. Celltrion 一案中的判决以支持其使用EPC对 “PCT联合申请人” 方法进行评估的观点。该案中，上诉法院（CoA）认为优先权的评估应适用保护地所在地的法律（lex loci protectionis）。根据《巴黎公约》第2条第（1）款，在特定国家，对于专利授权与无效的要求的审查应根据国家法律实施。优先权判定恰是所述要求的一部分。就Euro-PCT申请而言，由于其在欧洲地区寻求专利保护，所适用的法律应是《欧洲专利公约》。对该案而言，由于《欧洲专利公约》并未对优先权转让的形式做出要求，《雇员专有信息和发明及争端解决协议》可作为优先权转让的证据。

诚然，此做法似乎合规合理，但上诉委员依旧担心其可能引入的法律上的不确定性。因为《欧洲专利公约》本身并不包含针对评估优先权转让形式的相关条款，扩大上诉委员会也尚未对此问题做出解答。甚至乎，在既定判例法中，欧洲专利局的上诉委员会通常使用在先申请所属国的国家法律对转让有效性进行评估（参见II-d 2.2.2 Case Law of the Boards of Appeal at the EPO, 2019）。

委员会进一步提出，由于《欧洲专利公约》并未对优先权的转让形式做出要求，当甲乙双方被分别指定为同一PCT申请不同指定国家或地区的申请人时，是否可以认为甲乙双方联合提交该PCT国际申请的行为在事实上构成了优先权转让的隐含协议。此论点似乎也可用于其他任何未对优先权转让形式进行要求的国家法律。

德国联邦法院（Bundesgerichtshof BGH X ZR 49/12）在一项判决中也认可了类似的思路。该法院主张，对于要求德国国家在先专利优先权的欧洲专利申请的德国部分，其优先权有效性评估应适用德国法律。由于德国法律并未对转让形式做出要求，联合申请在事实上构成了双方之间的优先权转让隐含协议。英国法院在“KCI licensing Inc and others 诉Smith & Nephew PLC and others” 一案中，针对联合提交的PCT申请的欧洲部分的英国部分，也做出了相似的判断。

当下，国际申请数量与日俱增，扩大委员会的答复将填补欧洲专利系统中的法律空白，并为大量类似案例提供法律依据。让我们翘首以盼。